해외 출원의 종류

Ⅰ. 개별 국가로 각기 출원

1. 이 경우, 대체로 한국 출원일로부터 1 년 안에 외국에 출원하며, 해외 출원 국가수가 5 개국 이내 일 경우 많이 이용한다. 이때 최초의 한국 출원 날자를 우선일이라고 하는데 이 우선일로부터 1 년 내 출원하면 우선권 주장을 인정 받을 수 있다.

2. 출원 절차

한국특허법률사무소에 위임 - (필요시)명세서 보정 - 영어 또는 일어로 번역 - 각 해당국 외국 대리인에 출원 오더 송부 - 각 해당 외국특허청에 출원 - 한국 대리인에 보고 - 한국 대리인이 한국 출원인(의뢰인)에 대해 보고

와 같은 진행 절차로 이루어 진다.

따라서 한국 특허 법률사무소에 의뢰 할 경우, 적어도 우선권 주장 마감일로부터 2 개월 전에 의뢰하여야 모든 진행 절차가 원만하게 이루어 질 수 있다.

Ⅱ. PCT 출원

1. PCT 출원란 국제협력조약( Patent Cooperation Treaty)이 정하는 규정에 따라 제출되는 출원을 말한다.

이 조약은 동일한 발명에 대해 다수국에서 특허를 받고자 하는 경우에 출원인의 절차상 과중한 부담 및 각국 특허청이 부담하는 중복된 심사상의 노력을 국제적 협력에 의해 경감하려는 것이 주된 목적이다.

2. PCT 국제출원 절차

국제출원을 하면서 여러 지정국을 지정하게 되는데, 이러한 각 지정국으로의 출원절차가 넘어가기 전에 국제단계에서 행하는 절차를 국제출원에 대한 국제단계라 한다.

이러한, 국제단계에서의 필수적인 절차는 국제조사와 국제공개가 있으며, 임의적인 절차로는 국제예비심사가 있다. 출원인은 국제조사 또는 국제예비심사의 결과를 검토한 후, 각 지정국 또는 선택국의 국내단계로 국제출원을 진입시킬 것인지를 다시 한번 판단할 수 있는 기회를 가질 수 있다.

국제출원에 대한 사무총괄은 국제연합의 전문기구인 세계지적재산권보호기구(WIPO) 산하의 국제사무국(스위스 제네바 소재)에 의해 행하여진다.

3. WIPO 국제사무국의 국제공개

우선일로부터 18개월 경과 직후, WIPO국제사무국이 국제출원서류 및 국제조사보고서를 팜플렛형태로 공개하고 이를 출원인 및 각 지정관청에 송부한다

4. 국제예비심사기관의 국제예비심사

국제예비심사의 청구는 출원인의 선택적 절차이며 국제예비심사기관에 직접 청구하여야 한다.출원인은 국제조사보고서를 받고 청구범위에 한해 보정을 할 수있다.

출원인은 국제예비심사청구시부터 국제예비심사보고서가 작성되기 전까지 청구범위, 명세서, 도면을 보정할 수 있으며 당해 보정서는 국제예비심사기관에 직접 제출할 수 있다.

5. 국제예비심사보고서 작성

국제예비심사기관은 특허성 유무를 판단하여 우선일로부터 28개월까지는 국제예비심사보고서를 작성한 후 출원인 및 국제사무국에 송부한다.

6. 지정관청(선택관청)에 대한 번역문 등 제출

출원인은 지정국에 우선일로부터 30개월(일부국가의 경우 1~2개월의 추가기간이 인정되기도 함) 이내에 국제출원서류의 번역문 제출, 국내수수료 납부, 대리인 선임등 지정국의 국내법에 따른 절차를 밟아야 한다

출원인이 소정의 기간내에 이상과 같은 절차를 밟지 아니한 때에는 그 PCT 국제출원은 취하로 간주된다.

7. 심사의 진행

출원인으로부터 번역문등을 제출받은 각 지정관청(선택관청)은 국제조사보고서 및 국제예비심사보고서를 참고로 국내법에 따라 심사한 후 특허 여부를 결정

8. 국제출원 절차 흐름도

Ⅲ 중소기업체 및 개인에 있어서의 PCT출원의 장단점

일반 책자에 나오는 상투적인 PCT와 개별 해외출원의 장단점 이외의 장단점, 특히 개인과 중소기업체에서 실무상 강하게 느끼는 장단점에 대하여 간략하게 살펴본다.

1. PCT 의 장점

(1) 해외 출원할 기간을 벌 수 있다

우선권 주장으로 해외 출원할 시간이 없는 경우, 예를 들어 우선권 주장 마감일이 1 달 이내, 심한 경우 마감일이 1 주일까지 닥쳤을 경우, PCT 출원을 권장한다.

또는, 출원 비용이 부족하거나 한꺼번에 목돈을 준비할 수 없을 경우, 일단 PCT 출원을 한 후, 국내 단계 진입까지 자금을 마련할 수 있다.

또한, 최장기간을 벌고자 할 경우에는 국제 예비 심사를 하여 두면 국내 단계에 진입하는데 더 많은 기간을 벌 수 있다. 따라서 자금이 부족한 개인이나 중소기업의 경우, 투자자가 없을 때 최소한 PCT 출원만 하여 두고 투자자를 물색한다. 이와 같은 경우는 종종 있으며, 또 시간과 비용이 없는 출원인들에게 권하는 방법이기도 하다.

(2) 써치 경과에 따라 국내단계 진입 여부를 결정한다

PCT 출원을 하면 국제조사보고서를 받아 볼 수 있어, 그에 따라 등록가능성 여부를 어느 정도 미리 사전에 탐색할 수 있다. 각국의 국내단계 진입후 거절사정되어 불필요한 비용이 낭비되는 결과를 막을 수 있다.

(3) 출원 진행중 기술을 매각할 시간적인 여유가 있다

출원인이 직접 사업화하기가 어려운 경우, 각국의 국내단계 진입까지 기술 매매를 꾀할 수 있는 시간적인 여유가 있다. 즉 PCT 출원한 사실을 이용하여 이 기술을 살 사람을 물색하거나 기술 매매를 알선하는 기관에 의뢰할 수 있다. 또는 각국의 국내 단계 출원 전 또는 후에 그 권리를 그 해당 국가에 매매할 수 있다. 만약 그 특허기술을 제품화하여 수출을 하고 있는 상태라면 그 권리를 그 해당국에 매각 또는 무상 양도하는 조건을 전제로 하여 각종 물품의 수출판매나 계약을 유리하게 이끌 수 있다.

2. PCT 의 단점

(1) 출원비용이 더 든다

PCT 출원 후, 국내 단계를 재차 밟아야 하기 때문에, 사실상 PCT 출원료만큼 비용이 더 소요된다. 개인이나, 중소업체에선 이것조차 큰 부담이라 할 수 있다.

(2) 각국에 등록 받기까지 장기간이 소요된다

한국에 최초 출원한 것을 우선권 주장하여 1년 내에 PCT 출원하고 또 우선권 주장일로부터 30개월 내에 국내단계를 밟으므로 사실상 개별국 출원 보다 늦게 절차가 진행된다. 다만, 조기국제공개를 신청하고 조기에 국내진입을 하면 큰 차이 없이 해외특허확보가 가능하다

(3) 국제 조사보고서의 써치 결과가 나쁘면 거의 전 국가에서 거절사정된다

각국의 특허청에서는 국제조사보고서를 사실상 심사에 참고하게 되므로, 국제조사보고서의 리포트 결과가 나쁘면 대부분 거절사정되는 것을 많이 경험하게 된다. 만약 파리 조약에 의해 개별국에 국제출원을 하였더라면 특허 받을 수 있는 것도 PCT 출원 때문에 등록 받기 어려운 경우도 생긴다.

따라서 출원 국가 수가 적고 직접 수출을 하는 이해관계가 있는 해당 국가라면, 개별로 국제 출원을 하여 신속하게 권리를 확보하여, 그 해당 국가에서의 침해에 신속하게 대응할 수 있도록 하는 것이 바람직하다고 생각한다.

3. 개별국 출원의 장점

PCT와 비교할 때 상기한 PCT 출원의 단점과 반대되는 것이 개별국 출원의 장점이라 할 수 있다. 즉,

(1) 각국 특허청에 바로 특허 출원이 되기 때문에, PCT 출원시, 국제 단계의 PCT 출원 비용이 불필요하게 들지 않는다.

(2) 각국에 등록 받기까지 장기간 걸리지 않는다.

각 국가에서 심사 결과가 나오는데엔 차이가 있지만, 미국 같은 경우 1 년 - 2 년 내 특허를 받을 수 있다,

즉, PCT 출원 경우, 그 출원 절차상로 이유로 인해 소요되는 기간을 많이 단축할 수 있다.

(3) PCT 경우 국제조사보고서나 예비심사보고서에서 나쁜 결과가 나오면 그 내용을 각국의 특허청에서 알 수 있으므로 각국의 특허청에서 그 등록 가능성이 떨어진다. 그러나 개별 출원의 경우, 각국 특허청의 심사 결과에 따르므로 비록 한 국가에서 거절되더라도 다른 국가에서는 등록될 가능성이 있다.